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企业专利与技术秘密保护的策略及技巧


企业专利与技术秘密保护的策略及技巧
随着经济的不断发展,创新成为企业的核心竞争力,企 业研发的新技术如何得到有效的保护,是大家关注的问题。 总体来说,企业对新技术的知识保护主要有两种手段:专利 和技术秘密。那么,是通过专利进行保护而公开该技术,还 是作为技术秘密进行保留,是企业知识产权保护需要思考的 问题。本文主要介绍专利和技术秘密各自的特点,专利和技 术秘密保护的策略,以及专利申请中技术秘密的保留技巧, 并提示了其中的风险。 一、 技术秘密的特点 技术秘密也称为"Know-how",它是指未被合法持有人所公开 的、处于保密状态下的技术。对于企业来说,技术秘密属于 商业秘密的一种,"商业秘密,是指不为公众所知悉、能为 权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施 的技术信息和经营信息。 "由此可见, 技术只要符合秘密性、 价值性、 实用性、 保密性, 就能够成为技术秘密而获得保护。 技术秘密的范畴是广泛的,包括技术情报、客户数据、产品 配方、 工艺流程、 技术秘诀、 设计、 图纸、 试验数据和记录、 计算机程序等等。技术拥有人自主采用有力的保密措施,使 技术处于保密状态,无需行政机构的审批,就能够实现保护 目的,相对高效、简便。 但是采用技术秘密对企业的创新成果进行保护存在很大的
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风险: 1、泄密是技术秘密最大的风险。技术秘密一旦遭遇泄露, 将会给企业带来严重的损失。对于他人侵权行为造成的泄密, 尽管技术拥有人可以提起诉讼,但技术秘密的合法性归属、 电子证据的法律效力问题通常难以自证,维权的难度很大。 司法实践中,技术秘密案件胜诉率非常低。且即使胜诉,泄 密的技术进入公共领域,造成的损失往往是无法弥补的。如 果泄密仅是个人行为,尽管可以追究其法律责任,但获得的 经济补偿往往非常有限。 2、第三方独立研发的风险,如果第三方通过独立研发或反 向工程开发了技术秘密中的技术方案,技术秘密持有人不能 阻止其实施或公开该技术。而且,第三方如果获得专利权, 原技术秘密持有人仅能根据先用权而在原始的规模内进行 生产,而无法扩大再生产,从而陷入被动局面。 基于以上风险的存在,很多情况下专利保护就显得非常重要 了。 二、专利保护的特点 专利最大的特点就是法定独占性:专利权受专利法的保护, 是法定专有权或垄断权。专利法第十一条规定:"发明和实 用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位 或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为 生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产
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品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口 依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后, 任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利, 即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观 设计专利产品。" 专利权能对抗第三方独立研发或反向工程获得的技术方案。 专利权获得授权后,第三方只要实施的技术落入其专利权保 护范围,第三方自己独立研发不能成为免责的理由。专利申 请提交后,还可以对抗其他人获得同样发明创造的专利权。 与技术秘密相比,获得专利保护的程序要复杂很多。专利权 的获得要经过专利行政部门的审查,专利申请文件不仅需要 满足各种形式要求,也要满足新颖性、创造性、实用性和充 分公开等实质性要求。专利权的获得程序复杂、专业性强, 还会产生各种费用,例如申请费、实审费、代理费、授权后 的维持费等。 另外,专利具有时效性,"发明专利权的期限为二十年,实 用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年,均自申请日 起计算。"世界各国或地区对于发明专利保护的期限大多数 也是二十年,个别国家对于特殊领域的发明专利可以延长几 年保护期限。 专利权期限届满之后, 专利技术进入公共领域, 任何人都可以免费使用。 专利具有地域性,在一个国家或地区提交专利申请获得授权
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后,仅在该国家或地区有效。申请人要想在较多国家或地区 得到保护,需要在各个国家或地区提交申请获得专利权。 专利权的本质特征之一是公开换保护,因此,各国或地区专 利法都要求专利权人充分公开自己的专利技术,并且会将专 利申请文件进行公布。专利技术公开之后,很可能会有其他 人仿制或侵权。 三、技术秘密与专利的选择 相对而言,专利保护是用公示权利的方式,被侵权时维权手 法比较简单,容易获得法律支持,缺点是容易被侵权。技术 秘密是不公开的,不容易被侵权,但是一旦被侵权比较难以 证明,操作难度较大,很多情况下要借助刑事案件的侦查手 段来取证才能获得法律支持。企业在选择保护策略时,可以 考虑以下因素: 1、 技术本身的特性, 对于很容易通过反向工程获得的技术, 应当选择专利保护。例如,机械领域,产品上市后只要通过 观察、分解产品构造就能获知其技术方案;生化领域,如果 很容易通过检测获知其组分,应选择在产品上市前进行专利 保护。对于很难通过反向工程获得,公开后难以取证和维权 的技术方案则适合采用技术秘密保护。例如,在产品制备过 程中需要添加一种试剂,但该试剂在后期处理时会从产品中 去除,或者该试剂在产品中含量很少无法检测出来,这种情 况下可以考虑通过技术秘密保护。
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2、第三方独立研发成功的可能性。对于第三方容易独立研 发出来的技术,宜采用专利保护。而对于采用的技术方案在 本领域很难想到或很难通过常规实验获得,适合采用技术秘 密保护。 3、地区专利保护力度,如果一个地方知识产权的执法环境 比较弱,在侵权诉讼中专利权人的胜诉率低,或者即使胜诉 得到的赔偿额太小,专利权人通过专利并没有得到应有的保 护,企业就没有动机去申请专利而公开自己的技术。对于专 利保护力度强、侵权损失重大的国家和地区,企业应该积极 布局专利。 4、 企业的保密措施, 如果企业有完善的商业秘密保护体系, 人员相对稳定,涉密信息接触的人员范围小,相对来说,可 以更多地采取技术秘密保护。而对于保密措施不太完善,人 员流动性大的企业,更适合采用专利来保护技术成果。 四、发明专利申请中的技术秘密保留 专利和技术秘密都是企业权益保护的重要手段,大多数情况 下只能择其一,企业应该谨慎选择和布局。众所周知,专利 权需要公开换保护来获得,但专利和技术秘密并不是水火不 容、绝对排斥。在一些情况下,专利申请可以在满足专利法 相关要求的同时对其中一些内容进行技术保密。只要处理得 当,在一定程度上保留技术秘密可以使企业大大降低维权成 本,使申请人既获得了一定的权利保护,又不至于使某些特
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定的技术细节大白于天下。尤其是化学和生物领域,想判别 一个产品是否属于侵权产品并非易事,这些举措显得尤为重 要。 专利法第二十六条第三款规定:"说明书应当对发明或者实 用新型作出清楚、完整的说明,以所属领域的技术人员能够 实现为准。"这就是专利法所谓的充分公开,是指说明书应 当公开实现发明目的所需的全部必要技术特征。专利申请人 在确保充分公开的前提下,可以对其中的某些特定细节做一 些保留。换句话说,即使保留了一些技术细节,也可以实现 发明目的,虽然达不到最佳效果。如果少了被保留技术就无 法实施该发明,则这样的技术就不应保留,否则,这样的专 利申请不会被授权。 申请人在保留技术时必须清楚,技术秘密的保留是把双刃剑, 如果处理不当,申请人即得不到专利权,还会白白公开该技 术。此外,申请人所保留的技术秘密还有可能因为人员流动 或者竞争对手的不正当竞争,成为公知技术;或者因为第三 方独立开发摸索出了该技术诀窍,进而申请了专利,丧失了 主动权。因此,申请人应该了解技术保留可能带来的风险, 权衡利弊,确定保留这些内容是否合适以及保留的范围。 第一、保留对象应局限于很难被人发现或不引人注意的内容。 对于技术保留的内容最好是极其细节的,而不是技术方案的 主要内容。对于有些虽然很关键但是比较容易被摸索出,或
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者明显是重要摸索方向的内容,最好不要作为技术秘密处理。 例如,对于一种成分确定的组合物来说,各成分的比例无疑 是技术人员摸索的重点,但如果存在一个对该组合物的性能 起促进作用的辅助成分,而没有该成分也能基本实现发明目 的时,对这一辅助成分加以保密较为可取。再例如,对于一 个有很多个技术参数(如温度、时间、压力、物料配比)的 化学方法专利,在披露的较宽数值范围内可以基本实现发明 目的时,可以对该多个参数的某一具有最佳效果的具体组合 方式加以保密,因为他人要从这很多种组合方案中摸索出这 一最佳组合往往需要花费大量劳动。总之,被保留的内容是 不易被发现或者意想不到的。 第二、 根据维权的难易加以考量。对于一些维权困难的技 术,则应尽量做些技术保留。例如,难于对其进行全面分析 的化学、生物产品,以及一些生产方法。对于这些技术,申 请人欲进行侵权的举证往往费时费力,造成维权成本较高。 采取适当的保留措施,就可以将侵权拒之门外。而对于一些 较容易判别的产品,尤其是有形产品,可以少保留或干脆不 保留技术秘密。 第三、 应把握好技术保留的程度。一般而言,保留的技术 在总体技术中不应占太大的比例,否则会给竞争对手留下较 大的开发空间。如果将技术保留控制在很小的范围内,即使 日后他人掌握了该技术,也因为范围太小而放弃申请专利的
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想法。这样,被保留的技术会始终在自己的支配之下。换一 个角度来说,有着过多保留内容的专利可能已失去其存在的 意义。 确定有技术保留的需求时,专利申请文件的撰写策略成为重 中之重,需要精心设计要求保护的技术方案,有选择地披露 实验数据,适当地阐述发明目的和客观地宣传相应的技术效 果。既要清楚完整地披露技术方案,又要尽可能使该技术方 案相对于现有技术具有新颖性、创造性和实用性,还要争取 尽可能宽泛的保护范围。当然,撰写一份优秀的专利申请文 件,这里面有许多法律问题和技术问题需要考虑,需要发明 人、专利工程师和代理人三方的充分沟通、共同努力。

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